本站原创专利的获取和商业化,是美国大学知识产权管理的重要目标.美国大学在专利管理方面已经基本上形成了“明确发明权属、控制专利申报与评估、市场化管理专利、合理分配收益”的统一模式,把教师、学生及其他相关参与人员都纳入了管理的范围.发明的权利归属
绝大多数大学都把教师、学生及其他相关参与人员的发明区分为两类,一类是校内人员做出的非职务发明,另一类是职务发明.
对于非职务发明,各大学在表述上略有不同,哈佛大学称其为“附带发明”(incidental invention),指发明人仅仅附带地使用了大学的空间、设施或者其他资源而付诸实践的发明.斯坦福大学规定“附带使用”指的是偶然的、不经常地使用大学提供的资源、办公设备(包括台式电脑和附带软件),使用在校园里收集的参考资料(这些资料在其他地方通常也能获得).各大学普遍规定这类发明属于校内人员个人所有,申请专利的费用由个人承担,获得的专利权归属个人,但是不少大学都要求该校内人员应允许大学在一定条件下使用该专利,如哈佛大学明文规定,“考虑到哈佛群体的贡献,为支持哈佛的创新,发明人同意授予哈佛不可撤销的,永久的,非排他的,免费的,世界范围内的允许哈佛大学拥有在非盈利的教育和研究活动中使用附带发明的权利.”
对于职务发明,也有的大学称其为“受资助的发明”(supported invention),如哈佛大学.“受资助发明”通常包括三类：根据哈佛大学和第三方签订的协议而做出的发明；该发明直接或间接的资金来源是由哈佛大学提供的,包括哈佛得到的外来捐助资金和由哈佛管理的资金；非附带性地使用了哈佛大学或外界通过大学提供的资金、空间、设施、材料或者其他资源做出的发明.
发明的申报与评估
美国各大学无论对发明的权属作何规定,都普遍要求发明人对其发明履行申报义务,由校方决定其类别及权属以及是否申请专利.美国的大学普遍要求校内人员对其所有发明按照法定的格式向相关机关进行“公开”(disclosure),普林斯顿大学要求所有职务发明一旦可行,必须立即向技术转移办公室公开.这种公开既可以作为获得法律保护的依据,又可以让学校对其发明的性质进行了解以确定权属并做出进一步的评估.要求公开或申报的内容往往包括发明的来源、对发明的解释、发明的实验验证、参考文献和数据、可能的商业化途径、潜在的发明使用者信息；今年来,公开的范围有不断拓宽的趋势,很多大学要求公开不限于专利法保护的范围,还包括版权法保护的范围,如加州大学伯克利分校要求公开软件编码、集成电路布局设计、研究工具和数据等其他资料.很多大学还要求发明者进行全面、彻底的公开,并明确公开的时限,如多伦多大学规定不得有任何不合理的迟延.也有的大学允许校内人员在履行公开义务时拥有一定的自我判断权,但这项权利会受到限制.如密歇根大学(UM)规定,如果校内人员确信其发明不属于大学所有,可以不公开,但如果要商业化使用该发明或自行提起专利申请,必须提前30日向学校知识产权办公室提交有关该专利的书面简要介绍和相关情况.
在公开的基础上,很多大学都规定了发明评估制度,评估时首先根据学校的专利权利归属政策判断该项发明是否属于职务发明,归大学所有,在得到肯定答复的情况下,接着判断学校是否就该项发明申请专利.大学专利评估的方式主要有两种,一种是由学校成立独立的委员会进行评估,如由各个院系代表、校内外技术专家、校内外法律专家、校内外知识产权专家、校内外市场专家组成,负责判断该发明专利是否应归大学所有、是否申请专利、是否维持专利、是否许可专利等事项；第二种评估方式则是将上述事项交由校内常设的知识产权管理机构来进行评估并做出决定,如哈佛大学由“技术开发办公室”(Office ofTechnology Development)负责评估事务.相比较而言,第二种方式效率更高,有利于校方及时做出判断,因而被大多数大学所采用.
专利的市场化管理
美国大学往往把市场化作为专利管理工作的重点,能否市场化是判断是否申请专利的标准,市场化的程度则是判断专利管理绩效的重要依据.美国大学并不直接参与专利的实施,而是更多地通过对外授权许可的方式,积极推进专利的市场化.据AUTM的统计,仅2007年美国的大学通过专利许可的方式就生产出686种产品,建立了555家新创公司,许可了3622件专利,共有3388家依靠大学的专利许可成立的新企业仍处在运营之中.
专利许可的方式为签订许可协议(LicenseAgreement).美国大学为了促进专利权的市场化,同时出于平衡各方利益的考虑,往往在许可的过程中灵活采用签订协议书、签订选择权协议、签订正式协议等,如威斯康星大学校友研究基金会(WARF).
签订协议书.在许可的过程中,为了使对方专利实施的可行性有充分的评估,美国不少大学通过签订协议书的形式排他性地给对方3～6个月的时间,让他们进行市场可行性的调查、筹集资金、寻找合作伙伴及商谈正式许可协议.在这段时间里,企业无权实施使用该项专利,而且要向大学缴纳一定费用作为补偿.
签订选择权协议.在签订许可协议的过程中,为了使企业有更多的选择,美国很多大学往往会先和企业签订一个选择权协议,给对方一年的时间实施该项专利,到期后企业可以根据具体情况决定是中止协议还是继续签订正式的许可协议.企业为获得这项选择权应当支付一定的费用.如麻省理工学院,每年签订的许可协议中20％左右的是此类协议.
签订正式许可协议.签订的正式许可协议中最重要的是支付费用条款,此类许可协议的条款通常包括一项不与经营情况相联系的前期费用、与经营情况相联系的许可费用、每年最低许可费用、对专利成本的补偿费等.美国很多大学所签订的此类协议中往往还包括尽职条款,要求被许可企业至少每年一次向大学报告其为实施专利做出的努力以及专利的实施情况,大学有权在被许可企业不实施、实施不力或实施失败的情况下撤销许可.
专利收入分配管理
如何对收入进行合理分配关系到大学、发明人、被许可企业各方的利益,各个大学都对此了详尽的规定.
收入分配的方式主要有两种,一种是在获得的许可收入基础上直接进行分配,如威斯康星大学麦迪逊分校,发明人或发明团队可以在专利和不受版权保护的技术产生的总收入中获得20％的份额.
另一种则是在对获得的许可收入扣除成本以后在净收入的基础上进行分配,大多数大学采用这种方式.计算净收入时的扣除成本方式通常有两种,一种是仅扣除申请费和法律怎么写作费等直接成本,不提取管理费,如麦吉尔大学,管理机构运作的费用从分配给学校的份额中支出.另一种是既要扣除实际发生的申请费、法律怎么写作费等直接费用,还要扣除固定比例的管理费用作为大学知识产权管理机构的开支,如麻省理工学院先净收入为按固定比例扣除管理费后再按实际支出扣除直接费用,学院规定从总收入中扣除15％的管理费用,然后,还要扣除实际支出的费用,经过此番调整后费用的1／3归发明者所有,剩下的费用再由系、中心(跨学科实验室)、普通基金通过计算进行分配.
收入分配有两种模式,一种是固定比例分配制,如康奈尔大学通常是在扣除专利申请与技术转让成本后,净收入的1／3归发明者,1／3归学校,1／3归康奈尔技术、企业和商业化中心.另一种是超额累计比例分配制,如密歇根大学规定,2007年1月1日之后签订许可合同产生的净收入,20万美元以下的部分在发明人、发明人所在系、发明人所在学院和学校之间按50：17：18：15的比例分配,20万美元至200万美元的部分在上述四方之间按30：20：25：25的比例分配,超过200万美元的部分在发明人、发明人所在学院和学校之间按30：35：35的比例分配.(作者单位：同济大学)
责任编辑 马忠荣