美国商业方法发明计算机软件可专利性之探究

更新时间:2024-02-21 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:29477 浏览:133301

摘 要:计算机软件和相关的科技发展对美国经济而言,占有举足轻重的地位,并且是美国最重要的出口产品之一.商业方法的计算机软件和相关专利保护不仅仅是一个法律的问题,它的背后潜藏着巨大的经济利益.所以本文主要来探讨美国这个专利大国的立法和计算机软件的商业方法发明的专利的演变,到最后如何成为美国支柱产业,从中获得对我们的启发.

关 键 词:商业方法;计算机软件相关发明;专利保护;在先技术;美国

中图分类号:TP31;C18文献标识码:A文章编号:1673-8500(2012)11-0110-03

一、研究动机

美国专利商标局(USPTO)于1996年颁布了《计算机相关发明专利审查指南》(ExaminationGuidelineorComputer-RelatedInventions),简称美国审查指南,作为计算机软件相关发明的审查依据①.继美国之后,日本于1997年日本特许厅颁布“特定技术领域审查运用指针②.随后几年,世界各国政府的专利机构,开始颁布计算机软件专利审查,其中以“商业方法发明”之“计算机软件的专利审查”(以下简称商业方法(软件)专利)成了各国探讨和跟进立法的新议题.由于商业方法发明通常是以“计算机软件的形式”表现出来,而美国一直以来是计算机软件的发明大国和相关知识财产保护的制定者,对于保护美国计算机软件公司的巨大利益,由美国政府主导的相关专利保护也应运而生,这就是本文介绍和分析美国的主要原因,借鉴美国扩张专利保护的真正动因,从而获得对我们的启示.

二、新型态的电子商务改变传统的商业模式

商务方法专利来自于互联网经济时怎么发表展的需要,是因为商业方法与计算机和互联网结合后,对网络经济时代的经济发展的电子商务产生巨大影响和极大的推动作用;其无国界迫使人们不能不就专利法保护范围重新审视和研究,并采取相应的对策.有关电子商务上使用的商业方法,通常都以计算机软件的形式加以应用.人们开始将商业方法软件化之后,区别于传统的商业方法;于是大量的所谓商业方法软件专利申请提交到美国专利商标局.

1999年12月美国“亚马逊网络电子商务公司(Amazon.)”取得了“一点通”(Oneclickordering)专利(注:美国第5960411号专利),是亚马逊公司开发的一种创新的网上购物方式,消费者只要在亚马逊的网站上购写过一次图书商品,其通信地址和信用卡号和相关就会被自动储存,下次购写时消费者只需要在计算机荧屏点击想要写的图书商品,就可以完成交易.2000年3月亚马逊公司又取得了另一项,名为加盟项目(Affiliatesprogram)的专利(美国第602194号专利);所谓加盟项目是指网站经营者,对于通过其他网站而来的访问流量,提供一定金额或比例的提成,给提供访问流量的网站.因为此种交易方式等于是我帮你介绍客户,在现实商业环境中十分普遍.在电子商务交易中已经成为各网站争取访问人数的基本方式之一,所以当亚马逊公司获得该项专利,迅速成为全球媒体的焦点.该专利的申请通过,导致很多人士担心亚马逊公司会利用这一专利的“垄断权”,将会威胁其他电子商务公司.无可置疑的是,如果亚马逊公司执行此项专利,大多数商业电子网站,都将付给它一定的专利使用金.

新经济时代的商业模式诞生:作为新型态行业的电子商务,随着互联网的快速发展而澎湃汹涌.因此以“电子商务为基础的商业方法软件创新,具有可专利化,在世界范围给予专利保护”.电子商务的商业方法或者运营方法,其表现形式是计算机程序,因此这种商业方法发明实际上是计算机程序形式的发明;在现今计算机程序企业中,这种发现计算机程序的功能而通过重新编写程序可以推测出其数学算法,通过重新编写程序来实现相同的结果或者功能.通过上述说明可以看出,电子商务商业方法软件作为一种计算机程序,通过版权的模式进行保护,已不能带给权利人真正的安全,所以才会产生商业方法专利的保护.

三、商业方法专利的定义

虽然目前还没有一个十分准确的定义,但我们可以从美国众议院议员RickBoucher和HowardBerman提出的《2000年商业方法专利促进法》的提案中看到概括的表述:商业方法专利是指下列方法之一:(1)一种经营、管理或其他操作某一企业或组织,包括适用于财经信息处理过程的技术方法;(2)任何应用于竞技、训练或个人技巧的技术方法;(3)上述二者所描述的由计算机辅助实施的技术或方法.④可以说商业方法专利是通过计算机辅助的技术手段实现的商业方法发明.

四、美国商业方法计算机软件专利的演变过程及重要判例

关于美国商业方法专利的立法,主要有两个法源:(1)根据《美国专利法》第101条规定④,作为可授予专利对象的法定主题(StatutorySubjectMatter)必须是新颖、有用的过程、机械、制成品及合成物质(process,machine,manufactureandpositionofmatter)或它们的新的实用的改进;但自然法则、自然现象及抽象构思排除在可专利主题之外;数学算法及商务方法可认为属于一种抽象构思,不受专利法保护;(2)1996年《美国审查指南》⑤解释:包含数学算法的发明只要获得“有用、具体、有形的结果(useful,concreteandtangibleresult)”,即可脱离“抽象的构思”这一概念,满足美国专利法第101条所述的“法定主题”条件;“在上述101条规定中“有用的”一词的使用意味着能够获得专利的发明必须具有实际应用(practicalapplication)”.即:一项与计算机相关的发明只要是一个专业技术领域中的实际应用,就属于可专利的主题.

1.美国商业方法计算机软件专利制度的发展

早在1965年美国政府,当时的美国专利商标局认为:“计算机程序不应受到专利保护,系因处理计算机程序(软件)的专利申请案,会造成行政上的负担增加.加上专利商标局的审查人员,在计算机程序领域并没有相关经验,该领域也没有相关的先前技术数据可供参考”.因此专利商标局于1968年公布的审查基准中提到:“不论何种计算机程序,申请方法专利或装置专利,均不具可专利性”.所以可以说商业方法发明在90年代之前,都处于拒绝保护.直到1996年《美国审查指南》的颁布,开始得到确实的法令依据.2.商业方法+计算机软件打开美国专利大门,同时开启世界的新型态专利模式

1998年,美国联邦巡回上诉法院就“StateStreetBand&TrustCo.V.SignatureFinancialGroupInc”一案作出判决,确认原告一项应用于互联网的商业方法软件“网络金融怎么写作数字处理系统(DataProcessingSystemforHubandSpokeFinancialServicesConfiguration)”(注:美国第5193056号专利),案中确定了对商业方法发明,给予专利权的保护之后⑥.对于商业方法的可专利性的判断彻底否定了以前确立的“商业方法除外原则”(genesisofbusinesethodexception),认为这是认识上的错误;对于计算机软件的专利性判断,也废止了以前确立的Freeman―Walter―Abele测试分析法,认为该测试法只能用于判断申请中是否只包含了数学方法,而不能判断该发明是否具有实用性.此案的判决,为各种不同类型的“商业方法软件化的发明”打开可专利的大门.在AT&TCorp.Vs.ExcelCommunicationsInc.一案中⑦,法院再次确认“实用性”(practicalutility)法则,即在审查有关数学逻辑或演绎的权利要求时,关键在于判断该数学演绎究竟是否从事了实际的应用并且产生了实用的结果;如果答案是肯定的,则表示该权利要求具有专利性.以上两个判决宣告了专利审查的重点从技术性转向了实用性.

3.美国司法在不同时期,给予不同的专利保护

1996年《美国审查指南》颁布之后,美国开始大幅度地开放与计算机软件有关的专利保护范围,不再单纯地强调软件在工序和应用上的可专利性,而是以实用性作为商业方法软件专利保护,似乎是扩大了专利保护客体的范围;但是实际上美国的判例,对实用性的解释从未逾越过《美国专利法》第101条的规定.对于商业方法专利,在不同时期给予不同的保护政策,是通过“专利局的审查基准以及判例”反映出来的;法官没有突破专利法第101条的定义,而是根据101条的定义借助语言去灵活性理解和解释该条含义上给出了更宽泛的原则,根据不同时期经济发展的需要,去理解法律、诠释法律.

五、美国商业方法专利审查的实质要件

1.USPTO美国专利局审查要求

专门给出了针对商业方法发明在第103条上的审查参考原则⑧.同一般专利申请的审查一样,首先要看是否符合Grahamtest的要求:(1)确定保护范围和在先技术的范围;(2)确定在先技术和权利要求范围的不同;(3)决定同领域技术人员的水平;(4)评价所有与非显而易见性的有关的证据.依据StateStreet一案的判决,宣告了专利审查的重点从技术性转向了实用性.是否有技术效果的标准也很低;所以,对非显而易见性的判断较比普通专利的申请更主要的落在了,确定“在先技术”(PriorArt)的范围和同领域技术人员的水平的判断上.美国专利局将商业方法软件的专利申请划归到美国专利分类705类上,并且有一个专门工作组(2160工作组)⑨,这些审查员在计算机、商业、金融、保险等相关领域都非常有经验,有些获得MBA学位,但是,这类审查员在准确判断创造性甚至新颖性上还有许多困难.

2.商业方法专利的必要条件

并非任何简单的商业方法都能成为专利申请的「适合标的」.商业方法取得专利权的必具要件有:(1)创新的商业模式;(2)实现了数字化,亦即表现为计算机程序,能够运用于计算机硬件.

一般来说,一项申请要取得专利权,需要通过两个要件.第一要件就是入门资格,即所谓的专利适格性,或者说是否属于专利保护的客体;第二要件是条件资格,即所申请的标的是否符合专利法规定的其它具体条件,如新颖性、创造性、实用性等.第一要件把在本质上不具有可专利性的申请排除在外,第二要件则把创新程度较低的技术排除在外.因此商业方法软件在专利法下,已不存在入门资格,而是如何通过第二要件的审查.

3.商业方法软件专利审查的障碍

美国专利商标局针对商业方法发明在第103条意义上的审查,还发布了一些指导性的档案,以协助审查员审查专利申请是否符合专利法和判例.由于商业方法不属于传统的技术领域,商业模式在现有技术数据库中很难找到在对比文献,所以这类申请实质上是对商业模式的新颖性(或特别性)的审查,在美国专利局不强调考虑“技术要素”时是很容易被通过,这也就是为什么现在美国专利局有大量这类申请被授权.在美国专利局如此容易获得商业方法软件专利的情况,引起欧洲和日本的反对,他们指责美国在创造性判断上标准的降低,会引起商业方法专利权被滥用.

“在先技术”数据的缺乏和不统一成为商业方法软件专利审查的障碍;从美国目前所授予的商业方法专利来看,这些商业方法本身在现实世界中早已存在,专利权人只不过最先把其应用于网络空间而已,其新颖性与创造性令人怀疑,尽管商业方法以前就已被人们使用,但是这些方法却很少有完整的记录;专利局有时很难找到这个领域的文献,加上人们以前认为这些申请根本不能成为专利保护的标的,往往采取商业秘密的方式甚至公开使用而不加以任何保护,这给专利的审查带来了极大的困难,形成了专利审查中的盲区,很容易使原本不具有专利性的权利要求被纳入了专利的保护范围.这样在客观上降低了专利的审查标准,许多本不应该被授权的被授予了专利.既造成了专利的泛滥,对真正的发明人也是不公正的.鉴于长期以来专利局在商业方法上缺乏相应的“在先技术”,无法判断一项商业方法发明是否符合专利的“三性”;美国国会通过一项特别法案,向专利局追加拨款,建立这样一个数据库.目前,美国专利商标局已经公布了一份完整的“商业方法的专利数据库”.在先技术的检索,在商业方法软件申请的审查上有举足轻重的意义,它是决定一项发明能否通过创造性审查的第一步.一般情况,在先技术的检索有以下三种:“本国公开的专利文献,外国公开的专利文献、非专利技术文献”⑩.正如前述,由于在商业方法软件方面以前的排除保护倾向,使得专利文献很少,仅检索专利文献不能真实反映这一领域的在先技术状况,还要检索金融、商业类文献,这也就是美国专利商标局要求审查员具有MBA背景的原因.六、结论及借鉴


目前我国现行的知识产权制度,尚不足以应对电子商务商业方法软件进行彻底的保护;主要是原因是,电子商务的商业方法发明,其实就是计算器软件形式的发明;依照我国现行的知识产权法律制度,我国对计算器软件采取版权模式予以保护,这种模式的版权保护是自动保护,这意味着计算器软件一旦完成就可以自动得到保护,同时,通过TRIPS等一些国际条约的规定,计算器软件作为版权的客体,可以在成员国范围内自动得到保护,这比通过专利保护,通过每个国家的申请要便捷许多.

另一方面,由于美国、欧盟、加拿大和日本等众多国家已经对电子商务商业方法给予专利保护,这实际上给我国从事电子商务的企业带来巨大的法律风险;互联网经济无地域限制,电子商务更是跨越时空,这使得传统上专利保护的“属地主义”原则正在面临挑战.美国是互联网经济最发达最集中的地区,也是“BtoB”和“BtoC”等电子商务模式的发源地.随着大量的电子商务的商业方法在美国获得专利保护,必然对全世界的电子商务发展产生微妙而深远的影响.其结果很可能导致国际上有关电子商务的专利侵权诉讼日益增加,使得他国电子商务的经营者充满法律风险.例如前述亚马逊公司取得了“一点通”(Oneclickordering)专利,其所覆盖范围实际上远超美国国界;在互联网上,只要经营网络零售业务的公司所应用的销售方法软件表现出与之相同或近似,都可能成为被诉对象.目前我国电子商务虽处于迅速发展之中,但无论是“BtoB”还是“BtoC”等模式,很多是照搬或模仿美国的商业方法,其中潜在法律风险非常巨大,尤其是我国已加入WTO之后,此种风险越加放大.美国透过国际公约,要求我国在电子商务商业方法的保护上采取与其他国家相同的立场;因此我国电子商务企业,应随时注意美国在电子商务商业方法上所申请的专利,从而防范可能侵权的风险,同时也给我国电子商务企业在其全新的领域中,获得自主知识产权创造新的契机,从而促进我国电子商务的健康发展.

由于互联网地域没有国界,任何电子商务的商业方法专利权所覆盖的范围都大大超出了本国的国土,谁掌握了专利,谁就掌握了电子商务经济的主动权,就控制了现存的或者潜在的市场利益,也就同时掌握了电子商务的未来.因此商业方法的专利保护不仅仅是一个法律的问题,它的背后潜藏着巨大的经济利益,追求此种利益的最大化和经济扩张,正是目前专利大国扩大商业方法软件专利的深层原因.因此,相对于美国这样的专利大国,我国在授予电子商务商业方法软件专利时必须提高“入门台阶”,严订审核标准,以免授权过多过泛而妨害我国电子商务的发展,只有具有实际应用价值、高度创新、且已表现为计算机程序的商业方法才可授予专利.

注释

①参阅USPTO美国专利局的网站http://.uspto.gov/.

②参阅http://.jpo.go.jp/indexj..

③SeeStatementofCongresanRickBoucher,IntroductionoftheBusinessMethodPatentImprovementActof2000,Tuesday,October6,2000,http://.techlawjournal./intelpro/20001003.asp.

④SeeSec.1-1.-InventionsPatentable,http://.washingtinwatchdag./documents/usc/tt135.

⑤SeeUSPTOManualofPatentExaminingProcedures(MPEP)2106”GuidelinesFlowchart”(8thEditionRev.6,Jul.2008)

⑥StateStreetBank&TrustCo.v.SignatureFinancialGroup,Inc.,149F.3d1368(Fed.Cir.1998).

⑦AT&TvExcelCommunicationsInc.,172F.3d1352(Fed.Cir1999),http//laws.findlaw./fed/981338v2..

⑧见USPTO网站:103RejectionExampleorBusinessMethodInventionsFORMULATINGANDCOMMUNICATINGREJECTIONSUNDER35U.S.C.103FORPPLICATIONSDIRECTEDTOCOMPUTER-IMPLEMENTEDBUSINESETHODINVENTIONS

⑨SeeUPC705,http://.usptp.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/705.或参见USPTO的网站报导WynnCoggins,BusinessMethodsStillExperiencingSubstantialGrowth-ReportofFiscalyear2001Statistics.http://.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fy2001strport.

⑩保证商业方法发明的新颖性,美国专利商标局于2000年3月提出的商业方法专利行动计划中要求扩大在先技术的检索.美国知识产权法协会建议专利商标局收集非专利商业方法的在先技术,美国国会议员提出的2000年商业方法专利促进法中有充分的在先技术以检索商业方法发明的新颖性的建议.