专利申请文件的后续修改标准看专利法的立法本意

摘 要：在对专利申请文件的审查过程中,专利申请人经常会对权利要求的技术特征进行修改.本文通过几个案例,对从专利申请文件的后续修改标准看专利法的立法本意进行了分析.

关 键 词：立法本意,修改标准

0引言

专利法总则的第一条进行了如下阐述：为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法.专利法的立法本意在于鼓励发明创造,其手段是申请人通过将其发明创造向公众公开,来获得权利要求保护的范围.而在专利文件的审查过程中,对于修改超范围的把握尺度则充分体现了专利法的立法本意.

大多数的专利申请文件都会需要进行修改,有的是因为撰写存在不恰当之处,有的是由于表达存在不准确等缺陷,还有的是为了克服新颖性创造性,等等.而对于申请文件的修改不是随心所欲的,必须符合中华人民共和国专利法第三十三条的规定："申请人可以对其专利申请文件进行修改,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围".根据《专利审查指南2010版》的有关规定,修改是否超范围的基本原则有两点：一是原说明书和权利要求书有无文字记载,二是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能否直接地、毫无疑义地确定.这样规定的目的就是为了避免申请人不当获利和影响公众利益,这充分体现了公平地保护发明创造的立法本意.

下面笔者通过描述多个案例,以求对从修改超范围的把握尺度看专利法的立法本意进行简要分析.

1案例分析

（一）将不同的实施例中的特征进行组合的情况

案例一：

【案情简介】

原独立权利要求4如下：

"负荷支承表面,包括：

支承结构,

与支承结构固定在一起的第一层,所述第一层可在负荷作用下依照第一挠曲分布而挠曲,

与支承结构固定在一起的第二层,

布置在所述第一层和第二层之间的许多弹簧件,用来在第一层受负荷作用而挠曲时可操作地相互作用."

申请人在收到审查意见通知书后对权利要求书进行修改,在权利要求4中增加了特征："其中,所述第一层包括使所述第一方向与第二方向无相互影响的机械结构,所述第二方向与所述第一方向大约为90度."

【案情分析】

该权利要求的技术方案中,负荷支承表面包括支撑结构、第一层和第二层,该权利要求的技术方案对应于原说明书图9-17的实施例,即,实施例三.而实施例三中,并未记载"第一层包括使所述第一方向与第二方向无相互影响的机械结构",其也不能由原说明书和权利要求书公开的内容直接地、毫无疑义地确定.说明书中仅仅说明："在图9-11的实施例（即实施例三）中,下层206（即第一层）是类似于前面描述过的膜片112的去耦,模制弹性膜片",而膜片112仅对应于图2A-B的实施例,即实施例一,因此,实施例三的第一层仅类似于实施例一种的第一层.而在原说明书中,膜片（即第一层）包括机械结构（例如孔、轮廓线、肋）的技术方案为图5-7的实施例,即实施例二,实施例二与实施例三为不同的实施例,说明书中并未指出可以将实施例二中的"机械结构"运用于本发明的其他实施例中,即,并未说明实施例三中的膜片可以与实施例二中的膜片12′,12″,12″′一样包括可影响负荷支承特性的机械结构,因此本领域技术人员不能直接、毫无疑义地确定该特征可以关联到权利要求4的技术方案中.因此权利要求4中的新增的特征"所述第一层包括使所述第一方向与第二方向无相互影响的机械结构,所述第二方向与所述第一方向大约为90度"既未明确地记载在原说明书和权利要求书中,也不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定,这样的修改将不同实施例中的技术特征组合成一个新的技术方案,是一种技术方案的重新概括,修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法第三十三条的规定.

案例二：

【案情简介】

原独立权利要求1如下：

"一种绷悬式网格化座垫结构,包括：

宏顺应层,其包括多个主支撑轨和沿所述多个主支撑轨限定的多个拉伸构件,等"

申请人在收到审查意见通知书后对权利要求书进行修改,修改后的权利要求1如下：

"一种绷悬式网格化座垫结构,包括：

宏顺应层,其包括：

多个主支撑轨,沿所述多个主支撑轨限定的多个对准部分,等"

其中,将权利要求1中的"拉伸构件"修改为"对准部分".

【案情分析】

判断修改超范围是应当看整个技术方案有没有在说明书中记载.该权利要求的技术方案对应于说明书图15所示的实施例,而在该实施例中,仅记载了"拉伸构件1514",并未明确地记载其等同于"对准部分",也未指出拉伸构件1514具有"对准"的功能.虽然说明书第54段指出了"对准部分",但是第54段对应于图1所示实施例,而说明书中并未明确说明该实施例与其他实施例的关联性,因此不能将其作为该技术方案的修改依据,因此,修改后的这个技术方案在原说明书和权利要求书中是没有记载的,也不能从原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定,因此,修改超出原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法第三十三条的规定.

(二)上位概括的情形

案例三：

【案情简介】

原独立权利要求1如下：

"一种成像触控的多媒体厨桌,其特征在于：包括成像触控设备以及桌体,

所述桌体包括桌面以及设置于所述桌面下方的桌腔,所述成像触控设备包括一平铺固定于所述桌面上的基板,一粘合于所述基板上的纳米触控膜,及一成像单元,所述纳米触控膜上设有感应信号采集控制集成电路,所述感应信号采集控制集成电路通过接口与一计算控制单元连接,所述计算控制单元通过有线或者无线的通讯方式与成像单元相连接."

申请人在收到审查意见通知书后对权利要求书进行修改,在权利要求1中新增了："该多媒体厨桌还包括加热设备,所述加热设备位于所述基板与桌面之间,所述加热设备的加热面板贴附于所述基板的下表面".

【案情分析】

该案中,修改后的权利要求1中的特征"加热设备"相对于原权利要求和说明书中的特征"电磁加热设备"是上位概念.原申请文件中并没有记载该上位概念,而根据原权利要求和说明书中的记载："该多媒体厨桌还包括电磁加热设备,所述电磁加热设备位于所述基板与桌面之间,所述电磁加热设备的加热面板贴附于所述基板的下表面",其中并没有提及电磁加热设备可以替换为所有的加热设备,即上述修改导致权利要求中出现了原申请文件中没有记载的新内容,即"非电磁的加热设备".可见,修改后的权利要求1不能从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定.因此,修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法第三十三条的规定.

2总结

本文所引用的几个具体案例均是笔者在审查工作中所遇到、相对比较典型的案例,由上述案例的审查可以看到：

将不同实施例中的技术特征组合成一个新的技术方案时,或者将说明书中的下位特征进行上位概括得到一上位概念增加到权利要求中时,判断其是否修改超范围均是看整个技术方案有没有在说明书中记载,或者是否能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定.当说明书中未明确说明这些不同实施例之间的特征具有某种关联性,本领域技术人员并不能直接、毫无疑义地确定一实施例中的特征可以关联到另一实施例的技术方案中时,或者当原申请文件中并没有记载该上位概念,且原说明书中并没有提及下位概念可以替换为所有包含其的上位概念时,这样的修改均会导致"修改超范围".

综上所述,对专利申请文件的后续修改的审查中,标准是很严格的,这充分体现了专利法的立法本意.专利法的立法本意在于鼓励发明创造,其手段是用公开来换取保护.因此,将不同实施例的技术特征组合成一个新的技术方案时,或者将说明书中的下位特征进行上位概括得到一上位概念增加到权利要求中时,如果整个技术方案在说明书中没有记载或不能由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定,这样的修改文本便是"修改超范围"的.如果接受了这样修改超范围的文本,则后续文本超出了原始申请文本的记载范围,这样不仅申请人不当获利,还大大影响了公众利益,就违背了公平地保护发明创造的立法本意.